A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, a DiMarzio se le concedieron marcas comerciales tanto para la marca denominativa «PAF» como para el aspecto de la humbucker de doble color crema. Pero a finales de 2023, Gibson presentó una solicitud de cancelación contra estas dos marcas. Entre otras afirmaciones, argumentó que DiMarzio no tenía derecho a solicitar estas marcas, ya que en su momento eran legítimamente propiedad de Gibson y ahora se han vuelto genéricas debido a la saturación del mercado. Puedes ver nuestro anterior post al respecto en el siguiente enlace: link.

DiMarzio tiene toda la intención de luchar contra la reclamción de Gibson y defender sus marcas. Para ello, presentó un recurso de desestimación de la demanda el pasado martes (16 de enero). Sus párrafos iniciales sirven como una visión general de los contraargumentos de DiMarzio contra Gibson.

Gibson había argumentado que estaba usando las marcas PAF y Double Cream antes que DiMarzio y, como DiMarzio lo sabía, cometió fraude en la oficina de marcas cuando presentó sus propias marcas. Pero DiMarzio llama a estos “reclamos de prioridad y propiedad claramente prescritos” y dice que Gibson no demostró ninguno de sus propios registros de marca anteriores, o que incluso “no usó ninguno como marca”.

En resumen, DiMarzio está diciendo que el argumento de Gibson de que “llegamos primero” no se sostiene porque, a los ojos de la oficina de marcas, no fue así. También afirma que la acusación de fraude se está utilizando para reformular afirmaciones que deberían haberse hecho mucho antes, ya que Gibson ha tenido décadas para afirmar que estas marcas entran en conflicto con las suyas.

Gibson también hizo una reclamación de “funcionalidad”, diciendo que debido a que los guitarristas generalmente quieren que todos sus plásticos combinen, «doble crema» no es una marca registrada. DiMarzio califica esto como una “afirmación desnuda” y “claramente deficiente”, afirmando que, debido a que es tan amplio, “si se le permitiera proceder más allá de una moción de desestimación, [el argumento de Gibson] sería suficiente para someter cualquier marca de color a un procedimiento de cancelación.”

Gibson había afirmado que debido a que PAF significa «patente solicitada» y DiMarzio en realidad no había solicitado ninguna patente sobre la pastilla, la marca es engañosa. Sin embargo, DiMarzio señala que Gibson también afirmó que las iniciales se habían “asociado con un diseño particular de pastilla de guitarra a través del uso popular” y, por lo tanto, se habían separado de su significado original, por lo que la afirmación se deshace.

Gibson también afirmó que las marcas PAF y double cream humbucker son genéricas, citando varias pastillas que usan la marca denominativa o el diseño doble crema. DiMarzio desestima esto de manera un poco más directa, alegando que Gibson no dio información sobre cuándo o dónde se vendieron sus ejemplares, ni hizo ninguna acusación «relacionada con la asociación en la imaginación del público entre las marcas en cuestión y DiMarzio».

Desde su presentación, el resto del caso se encuentra suspendido mientras se considera la moción de desestimación. Si fallamos a favor de DiMarzio, básicamente volvemos al punto de partida. Pero si se rechaza la moción, entonces DiMarzio probablemente presentará una respuesta completa a todas las reclamaciones de Gibson y el caso continuará con normalidad.

Gibson ha presentado una solicitud legal para cancelar dos de las denominaciones de pastillas de DiMarzio: el término PAF y el diseño Double Cream de una humbucker descubierta con dos bobinas de color crema.

Las pastillas P.A.F. (o Patent Applied For) están asociadas con guitarras Gibson que datan de la década de 1950. Entonces, ¿cómo llegó DiMarzio a la marca PAF?. Si bien la pegatina PAF se encontró en las humbuckers de Gibson hasta 1962, estos originales no se comercializaron como PAF. En realidad, no fue comercializada en absoluto: la idea de vender una pastilla por sí sola como una mejora en el mercado de repuestos no se estableció realmente hasta la década de 1970, cuando Larry DiMarzio amplió su negocio de unos pocos pedidos por correo a una marca de amplia distribución con el respaldo de celebridades y anuncios de revistas.

En 1978, a DiMarzio (la empresa) se le concedió una marca registrada para la abreviatura coloquial PAF en referencia a un “transductor de sonido electrónico para captar los sonidos de una guitarra en un sistema de amplificación de sonido”. En jerga no legal: una pastilla. La marca registrada afirma haber sido utilizada por primera vez en el comercio en 1976, lo que implica que las pegatinas de “Patent Applied For” en la parte posterior de las humbuckers ya instaladas eran, en ese momento y a los ojos de la oficina de marcas, legalmente distintas de las primeras unidades de posventa de DiMarzio destinadas a para replicar ese sonido.

La marca registrada de «Double Cream» de DiMarzio no es una marca denominativa. En cambio, cubre el “doble diseño” de una pastilla (es decir, una humbucker abierta), con ambas bobinas siendo “del color amarillo que se asemeja al tono distintivo de crema”. Esta marca registrada se concedió en 1981 y su primer uso en el comercio se registró en 1974. La primera pastilla DiMarzio, la Super Distortion, se vendió en formato de bobina abierta y doble color crema. Pero aunque se concedió la marca, la Super Distortion no fue la primera pastilla doble crema del mundo: dependiendo del suministro de bobinas de la marca en ese momento, las pastillas Gibson descubiertas venían en una mezcla de negro, negro y crema (zebra) y nata doble. Pero, nuevamente, la concesión de la marca a DiMarzio implica que la oficina de marcas no vio ningún conflicto.

El caso de cancelación de Gibson afirma que las marcas PAF y Double Cream propiedad de DiMarzio ya no se aplican. Presenta los siguientes argumentos principales:

1. Gibson tiene prioridad sobre DiMarzio en ambas marcas, porque vendía guitarras con humbuckers de doble color crema y utilizaba la “Patent Applied For”/PAF incluso antes de que se fundara DiMarzio. Cuando DiMarzio solicitó las marcas, no era propietario del diseño de doble crema ni de la frase “Patent Applied For».
2. Debido a que muchas otras marcas (incluida Gibson) han comercializado humbuckers doble crema y humbuckers estilo “PAF” en los años posteriores, el diseño y la marca denominativa ahora son “genéricos” y, por lo tanto, no son marcas registradas. El caso de Gibson cita una gran variedad de marcas, desde creadores de presupuestos que venden en Amazon hasta Wilkinson y Seymour Duncan.
3. El crema es un color común para los plásticos de las guitarras (golpeadores, cubrepastillas, puntas de selectores etc.). Los guitarristas que modifiquen un instrumento querrán que todos los plásticos de su guitarra, incluidas las dos bobinas humbucker, coincidan. Por lo tanto, el diseño de la pastilla “doble crema” es “funcional” y, por lo tanto, no es una marca registrada.
4. La marca “PAF” es “engañosamente desorientador”, en el sentido de que, debido a que la industria de la guitarra asocia las pastillas PAF con Gibson, la marca registrada de DiMarzio engaña a los compradores haciéndoles pensar que Gibson ha «apoyado» sus productos de alguna manera.
5. En el momento de las presentaciones, DiMarzio sabía que Gibson era propietaria del diseño de doble crema y del término PAF en relación con las pastillas. Por lo tanto, cometió fraude en la oficina de marcas de EE. UU. cuando solicitó las dos marcas.
   El caso de Gibson se presentó a finales del mes pasado y se aceptó como caso el 4 de diciembre. DiMarzio aún no ha respondido, pero tiene hasta el 13 de enero del próximo año para hacerlo.

Si Gibson tiene éxito y se cancelan las marcas de DiMarzio, parece poco probable que Gibson solicite marcas propias equivalentes, principalmente porque ya está argumentando que las marcas son genéricas. Si este argumento tiene éxito, complicaría cualquier solicitud de marca para las mismas cosas. En cualquier caso, el escenario está preparado para otra batalla legal para Gibson.